法智论坛丨OEM产品贴牌方如何规避专利侵权的风险？

OEM的汉语意思是"原始委托生产"，基本含义是定牌生产合作，俗称"代工"。OEM，就是品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的"关键的核心技术"负责设计和开发新产品，控制销售"渠道"，而生产能力有限，甚至连生产线、厂房都没有，为了增加产量和销量，为了降低上新生产线的风险，甚至为了赢得市场时间，通过合同订购的方式委托其他同类产品厂家生产，所订产品低价买断，并直接贴上自己的品牌商标。

根据《最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》（法释〔2020〕20号）中指出的“任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均属于《 中华人民共和国民法典 》和《 中华人民共和国产品质量法 》规定的生产者”。因此，贴牌方将企业的名称、商标、地址等产品信息在贴牌产品上载明，专利权利人有理由认为贴牌方属于专利侵权行为中的制造行为的主体制造方。

在贴牌加工的生产模式下，委托方虽然没有直接进行产品的生产，但仍然在主观上体现了生产的意思表示，只不过直接的生产行为是由加工方在接受委托方的指示后所实施。因此，作为OEM贴牌方为了规避专利侵权风险，建议在委托加工之前，对自己技术方案进行FTO专利检索（即为侵权风险检索），这样不仅可以确保产品顺利上市，而且有助于后期产品被模仿时能及时运用专利性稳定的权利进行维权，保护市场的占有率。作为加工方在与OEM的贴牌方签订代加工协议时，建议在协议中约定清楚，OEM贴牌方提供的技术方案不涉及侵犯第三方的权利，如涉及侵犯第三方的利益，侵权责任由提供技术方案的一方承担侵权责任。当然，即使贴牌方没有提供任何技术方案或设计，仅是将企业名称、商标、地址等产品信息贴牌于加工方自己制造的产品上销售，也不能逃脱被认定为为专利侵权行为中制造行为的主体制造方，例如下列案例就采用了此观点。

欧婵娇与深圳市宏腾通电子有限公司、东莞市汇特塑胶电子科技有限公司侵害外观设计专利权纠纷

关于汇特公司是否制造了被诉侵权产品。公证购买的被诉侵权产品外包装标示了汇特公司的商标、企业名称及地址，公证的汇特公司网页上展示了包括被诉侵权产品在内的产品，网页还宣传展示了汇特公司的经营生产情况、能力。以上证据已初步证明汇特公司以制造者的身份提供被诉侵权产品。汇特公司上诉主张其贴牌采购被诉侵权产品，既未设计也未生产被诉侵权产品，据此不应认定为制造行为。

对此本院认为，即使被诉侵权产品系汇特公司向案外人采购，其要求案外人将汇特公司的企业信息及注册商标标示于产品上的行为，虽然不同于直接加工制造被诉侵权产品，即不属于直接实施专利的行为，但仍应与直接制造者一起承担制造者的责任。汇特公司与直接制造者的内部过错和责任的认定和划分，不影响其对外的法律身份和责任承担。

上述第二项已描述，作为OEM贴牌方只要在贴牌产品上表明企业的名称、商标、地址等信息，一旦涉及专利侵权行为，贴牌方一般将其企业认定为制造商，即属于专利侵权行为中的制造行为，至于贴牌方与加工方之间如何进行约定，属于内部一个责任划分。故贴牌方不仅属于专利侵权行为中的制造行为的主体，也属于专利侵权行为的销售行为或许诺销售行为的主体。如贴牌方与加工方进行协议约定时，贴牌方仅将其作为销售方载明的贴牌产品上，不提供任何技术方案或设计，将加工方作为制造商载明在贴牌产品上，有利于发生侵权行为时，避免承担专利侵权行为中制造行为的责任，仅作为销售方以“合法来源”进行抗辩，只承担停止侵权责任，不予承担赔偿责任。

“合法来源”抗辩：为生产经营目的使用、许诺销售或者销售未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，只承担停止侵权责任，不承担赔偿责任。

合法来源，应当是指符合合同法要件的来源，即使用、许诺销售或者销售人对于被控侵权产品存在符合《民法典》规定的合同关系，而不是指被控侵权产品是经过专利权人许可制造的。合法来源认定的基本要件包括：正当的合同关系、正当的进货渠道、合理对价等因素。

因此，作为OEM贴牌商，在委托加工方进行制造相关产品时，如属于企业本身的技术方案或设计，在委托加工方加工时，建议进行FTO自由实施检索（即为侵权风险检索），规避专利侵权风险责任。如不属于企业本身的技术方案或设计，在委托加工方加工时，建议在贴牌产品上载明企业只做为销售方，制造方写明属于加工方企业，在签订加工协议时，约定清楚，加工方需要承担其制造产品如涉及任何第三方侵权行为的责任。